Ce que les entreprises britanniques doivent savoir

Si vous vendez des produits ou des services à des consommateurs basés aux États-Unis, vous pouvez demander la protection de la marque fédérale américaine. Mais devriez-vous profiter du « guichet unique » du Protocole de Madrid pour déposer une demande ou devriez-vous vous associer à un avocat américain en matière de marques pour déposer une demande directement ?

volets_342232103Jetons un coup d’œil à ce que les entreprises britanniques doivent savoir sur le dépôt d’une demande de marque outre-Atlantique.

Comprendre le Protocole de Madrid

Les entreprises au Royaume-Uni connaissent peut-être le « Protocole de Madrid » (ou l’Accord de Madrid sur l’enregistrement international des marques) en tant qu’option disponible pour le dépôt de demandes de marques étrangères. Le protocole, qui couvre 113 pays, dont le Royaume-Uni et les États-Unis, permet à une seule demande de demander la protection d’une marque dans l’un des pays membres.

Pour bénéficier du Protocole de Madrid au Royaume-Uni, vous devez faire une demande via l’IPO et indiquer que vous souhaitez un enregistrement international. L’IPO transférera ensuite votre demande à l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qui soumettra votre demande d’extension de protection (REP) au ou aux pays où vous souhaitez obtenir la protection de votre marque, y compris les États-Unis.

Une question ne signifie pas une approbation

Le Protocole de Madrid vise à simplifier le processus d’enregistrement des marques en permettant aux déposants de soumettre une demande acceptée dans de nombreux pays différents. Mais ne commettez pas l’erreur de penser que le processus d’approbation est aussi simplifié que le processus de demande, ou que vous recevrez une sorte de marque internationalement reconnue.

Lorsque vous soumettez une candidature au Protocole de Madrid, chaque pays qui reçoit votre candidature l’examine individuellement et l’approuve ou la refuse selon ses propres lois et normes. Cela signifie que même si votre demande est approuvée en Espagne, elle peut être rejetée aux États-Unis.

Les pièges du Protocole de Madrid

Si vous souhaitez demander la protection d’une marque dans plusieurs pays, y compris les États-Unis, les économies de temps et d’argent associées au dépôt d’une seule demande pourraient être tentantes. Mais si vous voulez vraiment obtenir une protection aux États-Unis le plus rapidement et le plus facilement possible, le dépôt d’une demande pour le Protocole de Madrid pourrait s’avérer beaucoup plus long et prendre plus de temps que vous ne l’imaginez.

Pour augmenter vos chances de réussite de la marque américaine sur votre première question, travailler directement avec un avocat américain en marques déposées est votre meilleur pari. Ici parce que :

Les États-Unis refusent régulièrement les demandes du Protocole de Madrid en raison de problèmes techniques

Un dépôt d’enregistrement international parfaitement acceptable nécessite souvent des informations supplémentaires lorsqu’il arrive à l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO). En effet, contrairement à de nombreux autres pays qui autorisent des descriptions assez larges de produits ou de services, les États-Unis exigent un niveau de spécificité relativement granulaire. Par exemple, à Singapour, il peut suffire de décrire votre produit comme « vêtement » dans la demande de marque, mais aux États-Unis, vous devez spécifier le type de vêtement, par exemple chapeau, t-shirt, pantalon.

De même, l’USPTO est tout aussi particulier en ce qui concerne les lacunes techniques dans les applications, qui ont tendance à être plus courantes dans les documents du Protocole de Madrid. Toute signature manquante ou omission des frais requis peut amener l’USPTO à suspendre votre demande tout en notifiant que votre demande est techniquement déficiente.

Il est facile de voir comment toutes les économies réalisées en déposant un seul enregistrement international pourraient rapidement disparaître si vous avez besoin d’engager un avocat basé aux États-Unis pour corriger les erreurs dans votre demande du Protocole de Madrid. Compte tenu de cette réalité, une demande de marque américaine déposée directement qui répond aux exigences très spécifiques de l’USPTO a de meilleures chances d’être examinée et approuvée plus rapidement (et avec moins d’erreurs potentiellement coûteuses et chronophages) que les dépôts du Protocole de Madrid.

Un dépôt contesté du Protocole de Madrid annule les marques à tous les niveaux

Si vous demandez la protection d’une marque par le biais du Protocole de Madrid et que votre pays d’origine finit par être désenregistré au cours des 5 premières années, toute autre protection de marque accordée par le Protocole de Madrid (y compris les enregistrements aux États-Unis) est également annulée.

Bien que cela ne se produise pas très souvent, cette situation, appelée « attaque centrale », est suffisamment catastrophique pour que nous voulions l’éviter à tout prix. Et si cette situation se présente, la seule option est de déposer des demandes nationales dans chacun des pays où la protection de la marque est souhaitée.

Si vous souhaitez vraiment obtenir la protection de votre marque aux États-Unis uniquement, ou si vous souhaitez réduire autant que possible les risques de votre entreprise, travaillez avec un avocat en marques pour déposer votre demande directement aux États-Unis. En adoptant cette approche, vous pouvez complètement échapper à une situation juridique potentiellement tragique.

Réfléchissez bien à vos options

Les États-Unis ont des exigences en matière de dépôt de marque qui sont largement considérées comme parmi les plus strictes au monde. Donc, si vous envisagez d’utiliser le Protocole de Madrid pour y soumettre des demandes, vous voudrez peut-être reconsidérer votre décision. Les États-Unis refusent régulièrement les applications du Protocole de Madrid en raison de problèmes techniques ou d’un manque de spécificité, ce qui allonge le processus et augmente les coûts. De plus, le dépôt d’un enregistrement international vous expose au risque de perdre toute votre protection en cas d’attaque centrale. Pour une tranquillité d’esprit ultime et une chance de succès de la première demande, envisagez de vous associer à un avocat de marque basé aux États-Unis pour déposer votre demande aux États-Unis.

Par Josh Gerben, Avocat américain en marques et doyen de Cabinet d’avocats Gerben, SA

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